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Abogados especialistas en Propiedad Intelectual

Contestación de Oficios de IMPI y Oposiciones de terceros

Si iniciaste el trámite por tu cuenta o con la asistencia de una agencia de diseño o marketing u otro despacho y te notifican un oficio de impedimento, anterioridad u oposición al registro de tu marca, podemos revisar tu caso, darte una segunda opinión o, si lo prefieres, continuar tu trámite y elaborar una contestación que te permita superar el obstáculo que haya determinado el IMPI.

Para contestar cualquier requerimiento de IMPI nosotros hacemos valer los más actualizados criterios jurisprudenciales y nos apoyamos en nuestra experiencia práctica y en los criterios del IMPI.

¡RECUERDA!
Cuentas con plazos fatales, a partir del día en que te notificaron, para contestar el requerimiento u oposición, de lo contrario, tu solicitud se considerará abandonada y perderás tu inversión.

Principales oficios que te pueden notificar

Por defectos formales en examen de forma

Son oficios que el IMPI notifica cuando detecta errores u omisiones en el llenado de la solicitud de registro, tales como:

  • Falta de pago
  • Falta de documento para acreditar personalidad
  • Omisión de acompañar reglas de uso en marcas en cotitularidad
  • Omisión de acompañar reglas de uso en marcas colectivas
  • Error u omisión de la clase en que se desea registrar una marca
  • Inconsistencias en la denominación y el logo
  • Omisión de señalar ubicación de establecimiento
  • Entre otros casos

Salvo el caso de la falta de pago (y en algunas ocasiones el acreditamiento de personalidad), en que el plazo para contestar es de 5 días hábiles, en los demás casos cuentas con un plazo inicial de 2 meses para contestar el oficio y un plazo de gracia de 2 meses adicionales, a partir de que te notificaron en la plataforma o a través de la Gaceta de oficios del IMPI.

Ten en cuenta que en muchos casos será necesario reponer la solicitud de registro, de lo contrario, tal omisión será motivo de un nuevo requerimiento.

Oposiciones al registro

Son oficios que el IMPI notifica cuando un tercero se opone al registro que solicitas, por considerar que, de otorgarse el registro de tu marca, podrías invadir sus derechos, como en los siguientes casos:

  • Por ser idéntica a su marca registrada
  • Por ser semejante en grado de confusión a su marca registrada
  • Por aplicar a productos o servicios relacionados
  • Por ser igual o semejante a una marca famosa o notoria
  • Por ser igual o semejante a una reserva de derechos al uso exclusivo
  • Entre otros casos

Cuentas con un plazo de dos meses contado a partir de que se publicó la oposición respectiva en la Gaceta de oposiciones del IMPI, para contestar la oposición y aportar los argumentos que consideres oportunos.

Por anterioridades en examen de fondo

Son oficios que, con independencia que alguien se haya opuesto o no a tu trámite, el IMPI notifica cuando considera que, de otorgarse el registro de tu marca, podrías invadir el derecho de otra persona, como en los siguientes casos:

  • Por ser idéntica a su marca registrada
  • Por ser semejante en grado de confusión a su marca registrada
  • Por aplicar a productos o servicios relacionados
  • Por ser igual o semejante a una marca famosa o notoria
  • Por ser igual o semejante a una reserva de derechos al uso exclusivo
  • Entre otros casos

Cuentas con un plazo de dos meses (y dos meses adicionales en plazo de gracia), contado a partir de que se publicó la oposición respectiva en la Gaceta de oposiciones del IMPI, para contestar la oposición y aportar los argumentos que consideres oportunos.

CONVENIOS DE COEXISTENCIA.- En muchas ocasiones, este tipo de anterioridades se puede solventar si se presenta un acuerdo o convenio de coexistencia firmado por el solicitante de la marca y por el titular de la marca obstáculo. No obstante, puede ser necesario llevar a cabo arduas jornadas de negociación.
LIMITACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS.- En otras ocasiones, puede ser necesario eliminar productos o servicios de la descripcion de tu marca y reponer la solicitud de registro, a efecto de eliminar cualquier riesgo de asociación.
Por impedimentos en examen de fondo

Son oficios que, aun cuando tu marca no es igual o semejante a otra, el IMPI notifica si considera que tu marca incurre en una prohibición legal, por ejemplo:

  • Por carecer de distintividad
  • Por ser genérica
  • Por ser descriptiva
  • Por ser engañosa
  • Por ser la imagen de una persona retratada
  • Por ser un nombre artístico
  • Por ser el título de una obra
  • Por ser el nombre de una región o lugar
  • Por reproducir un emblema o nombre oficial
  • Entre otros

Cuentas con un plazo de dos meses (y dos meses adicionales en plazo de gracia), contado a partir de que se publicó la oposición respectiva en la Gaceta de oposiciones del IMPI, para contestar la oposición y aportar los argumentos que consideres oportunos.

DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.- Hay casos en los que una marca descriptiva o genérica puede llegar a ser registrable, pero para ello será necesario aportar elementos de prueba que demuestren que adquirió el carácter distintivo que exige la ley.

Negativa de Registro de Marca

En caso de que, al finalizar el trámite, el IMPI considere que tu marca no cumple con los requisitos legales para obtener el registro respectivo, aun puedes impugnar dicha resolución a través de las siguientes vías:

  1. Recurso de revisión, ante el propio IMPI
  2. Juicio contencioso Administrativo Federal, ante la SEPI del TFJA
  3. Amparo Directo una vez que has agotado los medios de defensa antes mencionados
Es necesario realizar un estudio de la situación de cada caso concreto para anticiparnos, en la medida de lo posible, al éxito de estos medios de impugnación y salvaguardar tu inversión.